Интернет реклама и ответственность владельцев ТМ

Рассматривая дело, связанное с регистрацией ТМ в Германии и онлайн-рекламой, CJEU столкнулся с дилеммой: должна ли компания нести ответственность за незаконное использование ТМ в Интернете, если та же ТМ также используется третьими сторонами? Другими словами, должен ли первоначальный нарушитель нести конечную ответственность за все последующие действия третьих лиц, связанные с незаконным использованием ТМ в Германии?

Незаконное использование TMs онлайн: установка прецедента

Еще в 2016 году немецкая юридическая фирма MBK Rechtsanwälte, владеющая немецкой ТМ, решила подать иск о нарушении авторских прав ТМ в CJEU. Эта претензия была подана против другой юридической фирмы из Германии "Mk Advokaten", которая использовала название "mbk rechtsanwälte" и идентичное голландское название "mbk advokaten".

После рассмотрения иска суд в Дюссельдорфе постановил, что Mk Advokaten запрещено использовать аббревиатуру «mbk». Тем не менее, было несколько других веб-сайтов, использующих название «mbk rechtsanwälte» для рекламы юридических услуг Mk Advokaten. MBK Rechtsanwälte решила инициировать судебный процесс в Германии и подала еще один чемодан против Mk Advokaten, требуя, чтобы последний заплатил штраф за нарушение своих прав на ТМ. Mk Advokaten опровергла обвинения, заявив, что она использовала имя только для регистрации компании в Германии в онлайн-каталоге Das Örtliche.

В соответствии с более ранним вердиктом суда, базирующегося в Дюссельдорфе, он удалил аббревиатуру «MBK» из своего названия. А поскольку никаких других обязательств для выполнения не было, фирма не требовала от других операторов сайтов удалять рекламу, содержащую аббревиатуру mbk, со своих веб-ресурсов.

Однако, поскольку было установлено, что реклама нарушает права третьих лиц, заказчик рекламы должен был не только удалить ее со своего сайта, но и убедиться, что операторы других сайтов воздержались от размещения рекламы на своих веб-ресурсах. И поскольку Mk Advokaten забыл сделать это, ему пришлось заплатить штраф за то, что он не сделал достаточно, чтобы удалить рекламу. Следует отметить, однако, что Mk Advokaten не согласился с вердиктом и подал апелляцию.

Решение от CJEU

Если вы заинтересованы в защите ПИС в Германии, вы должны иметь в виду, что существует разница между разрешенным и несанкционированным использованием ТМ. Согласно законодательству ЕС:

• Первоначальный нарушитель не может нести ответственность за действия третьих лиц, если последние не имеют прямых или косвенных отношений с ними или действуют по собственной инициативе;

• «Использование» означает активное управление чем-либо (прямо или косвенно).

Суд подтвердил, что национальные суды должны оценить, было ли «использование» результатом действий Mk Advokaten и были ли другие операторы веб-сайтов рекламой от его имени. В отсутствие таких доказательств иск «МБК Рехтсанвельте» против «Мк Адвокатен» был необоснованным.